内容编辑最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工（OEM）商标侵权再审一案，作出（2014）民提字第38号民事判决书，认定再审申请人（一审被告）浦江亚环锁业有限公司根据墨西哥储伯公司的委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对被申请人莱斯防盗产品国际有限公司（一审原告）PRETUL及椭圆图形商标权的侵犯，判决撤销浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第285号民事判决、浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬知初字第56号民事判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。
最高法再审判决认为：在本案中，储伯公司系墨西哥PRETUL及椭圆图形注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，这批挂锁并不在中国市场上销售，也就是说该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标识的商品与莱斯公司生产的商品来源产生混淆和误认的可能性。商标作为区分商品或者服务来源的标识，基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用“PRETUL”相关标识的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标识，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别商品来源的功能，其所贴附的标识不具有商标的属性，在产品上贴附标识的行为亦不能被认定为商标法意义上的使用行为。
最高法认为：《商标法》保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标或者近似的商标，或者在类似商品上使用相同或近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说，是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标或近似的商标，或者在类似商品上使用相同或近似的商标是否容易导致混淆，都不具有实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误，本院予以纠正。
最高法此案再审判决一公布，知识产权业内有人戏称，持续多年的涉外定牌加工（OEM）商标侵权之争算是“一统江湖”了。由此案，我不禁想起10年前的“SOYODA”油漆刷定牌加工商标侵权纠纷案。那是在2004年“西班牙耐克”服装OEM海关监管纠纷案争论后，《中国工商报》商标世界专刊理论法制版于2005年3月至7月间组织工商执法人员讨论的案例。我当时参与讨论，并在该报2005年7月28日的版面上发表了《定牌加工中商标标注具有特殊性——奋发公司的加工行为不是商标侵权》。在此文中，我提出：定牌加工人应定牌人委托生产加工并提供贴附了指定商标的产品的行为，不属于我国《商标法》所称的“使用商标”行为。我当初的观点，与最高法此次再审判决观点可以说很相近。
“SOYODA”油漆刷定牌加工商标侵权纠纷案是10年前的案件，当时有效的2001年版《商标法》第五十二条第（一）项，未明确提出“混淆”要件，但明确提出了“作商标使用”的要件。此次最高人民法院对“PRETUL”挂锁案的再审判决，进一步明确了被控侵权行为构成商标法意义上的商标使用，是界定商标侵权的前提；若无商标法意义上的商标使用，则判断是否相同类似商品、是否相同近似标识、是否容易导致混淆，均无实际意义。
当然，2014年施行的《商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项，在明确“作商标使用”要件基础上，区分是否“两同”使用（在相同商品上使用相同商标），对“混淆”要件作出了不同规定：（1）对未经商标注册人许可，在相同商品上使用近似商标，或者在类似商品上使用相同或近似商标的，以“容易导致混淆”为构成商标侵权的要件。（2）对未经商标注册人许可，在相同商品上使用相同商标的，直接认定为商标侵权。新《商标法》有关“两同”使用侵权界定的规定，采纳了《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）有关“未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素”的意见。笔者认为，对于“两同”使用直接认定为商标侵权的做法，与Trips协议第十六条第一款的“两同使用推定混淆”在实质上应当是一样的。
有人担心，最高法在“PRETUL”案再审判决中，有关“涉外定牌加工人在委托加工产品上所贴附的标识不具有商标的属性，在产品上贴附标识的行为亦不能被认定为商标法意义上的使用行为”的观点，易导致不法厂家打着涉外定牌加工（OEM）的幌子逃避商标侵权责任追究，如：只要其侵权产品未在国内市场被查获，而只在生产现场被查获，就说自己是涉外定牌加工（OEM），产品将全部交付境外市场。
个人认为，这其实是个证明问题，即被控侵权厂家得证明自己生产现场被查获的被控侵权产品，是真实的涉外定牌加工成果。另外，依据《产品质量法》第二十七条的规定，在我国内地市场销售的产品（包括进口产品），其产品或包装上的标识必须有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址以及其他中文说明。而交付境外市场的涉外定牌加工产品或者其他外贸产品，一般都是使用目的地通用的语言文字来标注产品名称、厂名厂址等事项。因此，在实务中还可以从被控侵权产品上使用的语言文字，来判断其是不是真实的涉外定牌加工。
执法提示
对于最高法在“PRETUL”挂锁案再审判决中所持观点，各级法院在民事审判和行政审判中一般都会遵循。商标行政执法行为属于法院行政诉讼司法审查范围，因此，笔者认为，工商机关实施商标行政监管时也应充分考量、尊重最高法前述观点，对确属涉外定牌加工中应委托人指示贴附相关标识的行为，不按商标使用进行监管。
对生产现场查获打着涉外定牌加工（OEM）的幌子逃避商标侵权责任追究的，工商机关除依法及时查明该当事人是否获得在我国注册的商标之权利人授权许可外，还应在第一时间依法核查是不是涉外定牌加工，以防当事人打着涉外定牌加工的幌子逃避商标侵权责任追究。应主要查明以下情形：
1.当事人是否已在内地市场销售过被控侵权产品，或者已在内地市场针对被控侵权产品有广告宣传、促销行为、要约邀请等意图销售行为甚至有买卖签约行为。
2.被控侵权产品是否使用中文标注产品名称、厂名厂址以及其他说明。
3.当事人是否第一时间陈述其业务属涉外定牌加工，是否第一时间提交涉外定牌加工协议。
4.当事人提交的涉案定牌加工协议是否真实，委托人是否真实存在，委托人是否具有外贸经营资格或者在境外市场交易能力。
5.当事人提交的涉案定牌加工协议是否真实履行或有真实履行意图，是否已办报关手续，有无真实的产品交付出境行为。实务中还存在涉外定牌加工转委托情形，相关后续承揽加工人宜向其上线索取并核实涉外定牌加工最初委托人同意转委托的文书、最终产品全部交付境外市场的证据，工商机关宜加强此方面的指导与监管。
最高法在“PRETUL”挂锁案再审判决中，有关“（被告在涉外定牌加工中）使用‘PRETUL’相关标识的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为（委托人）储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件”之观点，对国内定牌加工行为的属性界定将有何种影响？
实际上，国家工商总局商标法修改起草小组2007年5月的《商标法修改草稿》第一百一十条列举商标侵权行为时，曾想在第（六）项将“加工”行为明确列举为“为侵犯他人商标权行为提供便利条件的”情形之一：为侵犯他人商标权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿、加工、生产工具、生产技术或者经营场地等便利条件的。虽然最终通过的《商标法》（2014版）第五十七条第（六）项以及《商标法实施条例》（2014版）第七十五条，未将“加工”明确列举为“提供便利条件”行为，但在借鉴最高法在“PRETUL”案再审判决所持观点的基础上，笔者坚持10年前在“SOYODA”油漆刷定牌加工商标侵权纠纷案讨论中所持观点，即在国内定牌加工中，只要加工人能证明自己是真实的定牌加工，产品全部交付定牌委托人而其自己不对外销售，则其在定牌加工中贴附相关标识的行为，仍不属《商标法》（2001版）第五十二条第（一）项或者《商标法》（2014版）第五十七条第（一）项和第（二）项规定的“商标使用行为”。如果定牌加工人在明知或应知定牌委托人并非商标权人也未获得商标注册人许可的情况下，而接受委托为其定牌加工用于国内市场的侵权产品，就应依照《商标法》（2001版）第五十二条第（五）项、《商标法实施条例》（2002版）第五十条第（二）项，或者依照《商标法》（2014版）第五十七条第（六）项“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”规定，认定其定牌加工行为构成商标侵权行为。
因此，基层商标执法实务中，对在国内定牌加工活动中查获侵犯第三方注册商标专用权的商品之案件，在依法认定委托方构成商标侵权的同时，宜核查定牌加工人是否尽了合理注意义务，核查定牌加工人是否明知应知委托人所指示贴附的商标等品牌标志侵犯第三方注册商标专用权，再界定其是否构成商标侵权。例如第三方的注册商标在业内已有一定知名度，而委托人未提供该第三方的授权许可证据的，就应认定定牌加工人明知应知。
深圳商标注册中心--中维知识产权，竭诚为您服务！
友情提示：深圳商标注册|深圳专利申请|深圳商标申请|深圳海关备案|深圳软件登记-首选中维知识产权
